引言

新《专利法》具体规定了侵犯专利权的***罚性赔偿制度：可以按照权利人损失或侵权人获利的一倍以上五倍以下确定赔偿数额[1]。

即，假设侵权人侵权获利200万元，按照***罚性赔偿的规定，侵权人最高需要赔偿专利权人1000万元。

可见，***罚性赔偿超出了弥补受害人财产损失的责任理念，是在“填平原则”之外给予的***处性质的额外赔偿。

既然***罚性赔偿威力如此巨大，那么***罚性赔偿的适用条件是什么？专利权人在专利侵权诉讼中什么情形下可以主张***罚性赔偿？本文对此将进行探讨。

探讨

一、***罚性赔偿适用的侵权行为时间

2021年1月1日起施行的《中华人民共和国民法典》首次对知识产权侵权的***罚性赔偿作出总括性规定[2]，继而2021年6月1日起施行的新《专利法》将专利侵权***罚性赔偿落地。

根据法不溯及既往的原则，***罚性赔偿适用于2021年1月1日之后的侵权行为。因此，专利权人对2021年1月1日之后的侵权行为主张***罚性赔偿更可能得到法院支持。

宁德时代新能源科技股份有限公司与江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司等侵害实用新型专利权纠纷

审理法院：福建省高级人民法院

案号：（2020）闽民初1号

宁德时代主张适用***罚性赔偿，福建高院认为被诉侵权行为发生在2021年1月1日之前，没有支持宁德时代有关适用***罚性赔偿的主张。

如果侵权行为发生在2021年1月1日之前且持续至2021年1月1日之后，以2021年1月1日为界分段计算赔偿数额、对2021年1月1日之后的侵权行为适用***罚性赔偿是可能的，参见下文案例二。

二、专利***罚性赔偿适用的侵权损害赔偿计算方式

对于侵犯专利权的赔偿数额，通常存在四种计算方式：依据权利人损失；依据侵权人获利；依据专利许可使用费；法定赔偿。

在司法实践中“法定赔偿”非常普遍，根据新《专利法》，法定赔偿是根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定三万元以上五百万元以下的赔偿。可见，在确定“法定赔偿”时已经考虑了侵权行为的性质和情节，也不再适用***罚性赔偿。

***罚性赔偿仅适用于依据权利人损失、侵权人获利以及专利许可使用费计算侵权损害赔偿的情况，以计算所得作为***罚性赔偿倍数的基数。

因此，专利权人在维权过程中要想获得***罚性赔偿，需要按照权利人损失、侵权人获利或者专利许可使用费来主张侵权损害赔偿，当然也需要提供相应的证据。

对于相应证据涉及侵权人所掌握的相关账簿、资料，如侵权人妨碍举证，法院可以参考专利权人的主张和证据确定***罚性赔偿的计算基数[3]。

三、专利***罚性赔偿的构成要件

如果专利权人在专利侵权诉讼中已经按照权利人损失、侵权人获利或者专利许可使用费来主张侵权损害赔偿，那么在什么情况下可以进一步主张***罚性赔偿呢？

***罚性赔偿的构成要件包括两个：“故意”和“情节严重”，缺一不可[1]。

“故意”涉及对侵权人主观意图的法律评价，《***罚性赔偿解释》第三条[4]对“故意”的认定进行了明确。

具体到知识产权中的专利侵权，认定“故意”的典型情形可以归纳为：（一）侵权人经专利权人通知、警告后，继续实施侵权行为；（二）侵权人或其管理/控制者是专利权人的管理/控制者；（三）侵权人与专利权人之间存在劳动、劳务、合作、业务往来等关系，且接触过涉案专利权。

“情节严重”涉及客观层面对专利侵权程度的整体评价，《***罚性赔偿解释》第四条[5]对“情节严重”的认定进行了明确，均是从侵权行为、侵权人客观角度各因素的衡量，例如重复侵权、伪造毁坏或隐匿侵权证据、拒不履行保全裁定、侵权获利巨大等。

目前司法实践中专利侵权***罚性赔偿的案例并不多见，下面通过一个专利侵权***罚性赔偿的案例，使读者对于专利侵权***罚赔偿的适用情形有具象的理解。

雷盟光电股份有限公司与中山市美高照明有限公司侵害实用新型专利权纠纷

审理法院：广州知识产权法院

案号：（2020）粤73知民初57号

对于同一涉案专利，已有一份在先判决认定美高公司构成专利侵权，并判令其停止侵权、赔偿损失。

该案件宣判一年多后，雷盟公司经公证购买取得的被诉侵权产品仍侵害雷盟公司的同一专利权，故可认定美高公司故意实施被诉侵权行为。

另外，美高公司拒不履行在先生效判决认定的侵权责任，重复侵权、侵权时间长，情节严重。

因此，广州知识产权法院对于美高公司在2021年1月1日《民法典》施行之后的侵权获利适用了三倍的***罚性赔偿（被诉侵权行为发生于2021年1月1日之前且持续至2021年1月1日之后，对于发生在2021年1月1日之前的行为不适用***罚性赔偿）。

结语

长期以来，知识产权领域的维权和诉讼存在取证难、维权难、判赔少等问题。***罚性赔偿原则得到落地实施后，知识产权法律更加具有权威。

对于专利权人来说，当侵权人在2021年1月1日之后的侵权行为属于故意侵权且情节严重时，提交权利人损失/侵权人获利或者专利许可使用费的相关证据，在一审法庭辩论终结前提出***罚性赔偿请求，有可能获得***罚性赔偿。

注释与参考文献：

[1] 2021年6月1日生效的《专利法》第七十一条第一款：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

[2]《民法典》第1185条：故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的***罚性赔偿。

[3] 《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用***罚性赔偿的解释》第五条：人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定***罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的，依法追究法律责任。

[4]《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用***罚性赔偿的解释》第三条：对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；（六）其他可以认定为故意的情形。

[5]《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用***罚性赔偿的解释》第四条：对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（二）以侵害知识产权为业；（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（四）拒不履行保全裁定；（五）侵权获利或者权利人受损巨大；（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；（七）其他可以认定为情节严重的情形。