专利无效案例分析（专利侵权案例分析）

权属争议期间不缴纳年费致使专利权失效的赔偿责任

文/最高人民法院 李自柱（二审承办人）

【裁判要旨】

专利法实行专利侵权行为法定原则，除法律明确规定为侵害专利权的行为外，其他行为即使与专利权有关，也不属于侵害专利权的行为。故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效的行为应当属于一般侵权行为，而非侵害专利权，案由可以确定为财产损害赔偿纠纷。专利申请人或者登记的专利权人无正当理由未尽善良管理义务，致使权利终止或者丧失，损害真正权利人合法权益的，构成对他人财产权的侵害，应当承担赔偿经济损失的民事责任。

【案号】

一审：(2016)粤73民初803号

二审：（2019）最高法知民终424号

【案情】

原告：广州德港水产设备科技有限公司（以下简称德港公司）。

被告：广州宇景水产科技有限公司南海水产研究所（以下简称宇景公司）、中国水产科学研究院南海水产研究所（以下简称南海水产研究所）、姜汉平、李纯厚、颉晓勇、广州创领水产科技有限公司。

涉案专利是申请号为200910192778.6、名称为“一种多功能循环水处理设备”的发明专利（以下简称涉案专利）。涉案专利的申请日为2009年9月28日，授权公告日为2012年5月30日，专利权人为南海水产研究所、宇景公司，发明人为姜汉平、李纯厚、颉晓勇。涉案专利因未及时缴费而于2012年9月28日被终止。

2008年3月20日，德港公司与姜汉平签订劳动合同，约定姜汉平在德港公司的生产技术部担任工程师，承担产品研发的工作任务。合同期限自2008 年3月18日至2009 年3月17日。

德港公司于2010年在广东省广州市中级人民法院针对宇景公司、南海水产研究所、姜汉平提起（2010）穗中法民三初字第118号诉讼，请求判令：1.第200910192778．6号发明专利申请权归德港公司所有；2.宇景公司、南海水产研究所、姜汉平共同支付德港公司合理维权费用5万元。德港公司在该案起诉的事实与理由是：姜汉平是宇景公司的股东，但之前为德港公司的员工。宇景公司、南海水产研究所于2009年9月28日申请的第200910192778．6号“一种多功能循环水处理设备”发明专利中的所有相关技术由德港公司研发，姜汉平利用在德港公司工作的职务之便将上述技术泄露给宇景公司及南海水产研究所，并以宇景公司及南海水产研究所的名义申请专利。德港公司在该案中主张姜汉平没有研发能力，不可能由姜汉平研发，涉案技术是由德港公司的技术顾问、研发人员、制图员等人完成，具体研发人员是德国专家JUSSEN。广州中院于2011年6月10日作出判决，认定德港公司主张其是涉案专利权利人的依据不足，据此驳回德港公司的全部诉讼请求。该案已发生法律效力。

德港公司于2011年7月11日又就涉案专利的申请权在广州中院提起（2011）穗中法民三初字第465号诉讼，起诉宇景公司、南海水产研究所、姜汉平、李纯厚、颉晓勇，请求法院判令：1.第200910192778.6号发明专利申请权归德港公司所有；2.宇景公司、南海水产研究所、姜汉平、李纯厚、颉晓勇共同支付德港公司合理费用5万元。德港公司在该案起诉的主要事实与理由是：涉案专利属于姜汉平离职一年内的职务发明创造，其申请专利的权利属于德港公司；该专利申请被批准后，德港公司为专利权人。广州中院于2013年11月4日作出判决，认为德港公司在前案中认为姜汉平没有研发能力，涉案技术不是姜汉平研发，而在该案中德港公司又主张涉案专利由姜汉平发明，但属于职务发明，德港公司的前后主张完全矛盾，且未作出合理解释，其应当对在两案当中主张完全矛盾的事实承担不利后果。据此，广州中院判决驳回德港公司的全部诉讼请求。

德港公司不服该判决，上诉至广东省高级人民法院，案号为（2014）粤高法民三终字第31号。广东高院认定涉案专利属于姜汉平从德港公司离职后一年内作出的职务发明，涉案专利的专利申请权及专利权应当属于姜汉平当时所属单位德港公司。但涉案专利已于2012年5月30日被授权公告，故专利申请权已经随着专利权的授予即专利申请程序的终结而终止。德港公司请求将专利申请权判归其所有，因该诉讼请求已缺乏事实和法律依据，无法实现，故判决驳回上诉，维持原判。

此外，姜汉平曾任宇景公司股东。2009年7月20日，姜汉平代表宇景公司与南海水产研究所签订关于联合研发工厂化循环水养殖设施产品专利申报的协议。在本案一审诉讼中，南海水产研究所称该协议就是其与宇景公司就涉案专利合作的协议。李纯厚、颉晓勇是南海水产研究所的员工。

广东高院作出上述判决后，德港公司向广州知识产权法院提起本案诉讼，称涉案专利技术是姜汉平的职务发明，专利的申请权应该属于德港公司。南海水产研究院等六被告故意未缴纳专利年费，致使涉案专利权终止失效，给德港公司造成了无法挽回的损失，故要求南海水产研究院等六被告连带赔偿其经济损失及合理维权费用共计150万元。

南海水产研究所等六被告称，南海水产研究所、宇景公司是涉案专利的专利权人，有权决定对该专利是否继续进行保护。涉案专利已终止，该专利权已无保护必要。德港公司也不存在损害后果。

【审判】

广州知识产权法院确定本案案由为侵害发明专利权纠纷，并认为：南海水产研究所、宇景公司是缴纳专利年费的义务人，在涉案专利权存在权属争议的情况下，基于诚实信用原则，南海水产研究所、宇景公司负有维持涉案专利有效的善良管理的职责，包括缴纳涉案专利年费，或者在不同意继续缴纳涉案专利年费时及时告知德港公司、审理法院。南海水产研究所、宇景公司既未按时缴纳涉案专利年费，也未将不缴纳涉案专利年费致使涉案专利终止的情况及时告知德港公司、审理法院，具有过错，侵犯了德港公司应享有的涉案专利技术的相关权益。

广州知识产权法院一审判决：宇景公司、南海水产研究所于本判决发生法律效力之日起10日内赔偿德港公司经济损失及合理维权费用共计50万元。

南海水产研究所等六被告不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。

最高法院将本案案由调整为财产损害赔偿纠纷后，判决驳回上诉，维持原判。

【评析】

本案主要涉及如下三个问题：

一、案由如何确定

民事案件案由是将诉讼争议所包含的法律关系进行的概括，反映了案件所涉及的民事法律关系的性质。一般情况下，民事案件案由应当依据当事人主张的民事法律关系的性质来确定。

专利法第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。该规定将侵害专利权的行为限定为有限的几种情形，据此，侵害发明专利权的行为仅限于以生产经营为目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品的行为和使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为。也即，专利法实行专利侵权行为法定原则，除法律明确规定为侵害专利权的行为外，其他行为即使与专利权有关，也不属于侵害专利权的行为。

在登记的专利权人不是专利技术所有人的情况下，如登记的专利权人故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效而给专利技术所有人造成经济损失，那么该故意不缴纳专利年费的行为显然不属于专利法规定的侵害专利权的行为，该行为所造成的损失也不是侵害专利权所带来的损失，而实际上是与该专利技术有关的财产损失。因此，故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效的行为应当根据侵权责任法确定为一般侵权行为，该种案件案由可以确定为财产损害赔偿纠纷。

本案中，根据德港公司的主张，其认为南海水产研究所、宇景公司将归其所有的职务发明申请专利，之后却故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效，致使该技术进入公有领域，失去了专利权的保护，损害了其本应该基于专利获得的市场独占利益，因此德港公司主张的侵权行为不是侵害专利权的行为，其主张的经济损失实际上是与该专利技术有关的财产损失，故本案应当属于财产损害赔偿纠纷，而非侵害发明专利权纠纷。一审法院将本案案由确定为侵害发明专利权纠纷，不恰当，二审法院将本案案由纠正为财产损害赔偿纠纷。

二、专利权属争议期间不缴纳专利年费致使专利权失效，是否需要承担赔偿责任

诚实信用原则是民法的基本原则，它要求民事主体在民事活动中恪守诺言，诚实不欺，在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益，从而在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡，并维持市场道德秩序。当事人从事民事活动，均应当遵守诚实信用原则。

在专利法领域，当事人申请专利、行使专利权、处理专利权属争议等，同样需要遵守诚实信用原则。专利权是经国家行政审查后授予的有期限的知识产权，其在权利保护期内有效存续需要专利权人持续交纳专利年费、不主动放弃等。当事人无论基于何种原因对专利申请权、专利权权属发生争议时，基于诚实信用原则，登记的专利权人通常应当负有使已经获得授权的专利权维持有效的善良管理责任，包括持续交纳专利年费等，因为专利权一旦终止失效，专利技术通常情况下即会进入公有领域，从而使专利技术所有人丧失市场独占利益，损害到专利技术所有人的合法权益。登记的专利权人未尽到该善良管理责任，给专利技术所有人造成损失的，应当负有赔偿责任。

本案中，在2010年、2011年德港公司已经两次以专利申请权权属纠纷为由起诉南海水产研究所、宇景公司，尤其是德港公司主张涉案发明是职务发明的第二次诉讼正在进行的情况下，作为登记的专利权人，南海水产研究所、宇景公司应当负有在涉案专利授权以后维持其持续有效的善良管理责任，包括持续缴纳专利年费，以避免可能给德港公司造成损害。但南海水产研究所、宇景公司却未缴纳专利年费，导致涉案专利权于2012年9月28日被终止失效，侵害了德港公司的合法权益，其显然未尽到善良管理责任，违背了诚实信用原则。此外，涉案发明被终审判决认定为应该归属于德港公司的职务发明。姜汉平曾是德港公司员工，其作为登记的发明人之一，应当清楚该职务发明的专利申请权、专利权应该归属于德港公司。姜汉平从德港公司离职后成为宇景公司的股东，还代表宇景公司与南海水产研究所就涉案发明签订合作协议，故宇景公司也应当清楚涉案发明是姜汉平的职务发明。李纯厚、颉晓勇作为南海水产研究所的员工未从事涉案发明工作，南海水产研究所对此也应当是清楚的，所以，南海水产研究所、宇景公司对于涉案发明不归属于自身应该是明知的，故其不缴纳专利年费具有使涉案专利权终止失效从而损害德港公司合法权益的故意，主观过错明显。最后，涉案专利技术属于德港公司的职务发明，南海水产研究所、宇景公司不缴纳专利年费导致涉案专利权终止失效，使涉案专利技术失去了专利权的保护，最终损害的不是其自身的权利，而是德港公司的合法利益，致使德港公司丧失了基于该技术的市场独占利益。综上，南海水产研究所、宇景公司违背诚实信用原则，侵害了德港公司对涉案专利权本应享有的合法权益，主观过错严重，应当赔偿德港公司受到的经济损失。

三、如何确定本案的赔偿责任

故意不缴纳专利年费致使专利权终止失效与侵害专利权是两种不同性质的行为，给权利人造成的损害也不相同，因此在确定赔偿责任时，应当对两者进行区分，不能混淆。

本案中，德港公司所受损失是因南海水产研究所、宇景公司未缴纳专利年费致使专利权终止失效给其造成的财产损失，该种损失不同于专利法第六十五条规定的侵害专利权给权利人造成的损失，因为本案侵权行为导致的后果是专利权灭失，专利技术进入了公有领域，权利人丧失了市场独占利益，而侵害专利权行为的后果是给权利人造成了专利权存续期间的利益损失，但专利权并未消灭。因此，确定本案赔偿数额应当依据侵权责任法的相关规定，而不能适用专利法第六十五条。

侵权责任法第十九条规定，侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。该规定中的财产，不仅应当包括有形财产，而且还应当包括无形财产，即应当包括专利权。因此，本案应当根据涉案专利权终止失效时的市场价格确定具体赔偿数额。鉴于双方均未提供证据证明涉案专利权在终止失效时的市场价格，二审法院综合考虑涉案专利为发明专利、涉案专利权在授权公告当年即被终止失效、南海水产研究所和宇景公司过错严重、德港公司历时较长的维权情况等，认为原审判决确定的经济损失及合理费用共计50万元的数额并无不妥，故二审法院对原审判决确定的赔偿数额予以确认。

（案例刊登于《人民司法》2021年第32期）