在先权利包括什么（商标在先使用权争议问题）

——福建高院判决陈某诉佐纳公司侵害著作权纠纷案

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裁判要旨

商标虽然获准注册，但如果存在侵犯著作权等在先权利的情况，仍应承担侵权的相关法律责任。即使被诉侵权的注册商标因为已经超过商标法所规定的五年无效期而无法被裁定无效，但考虑到被诉商标并未实际使用，尚未建立起稳定的市场秩序和发挥区别商品来源的作用，人民法院在侵权诉讼中仍可判令商标权人停止对被诉商标的使用。

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案情

原告陈某系美术作品《女人》的著作权人。被告佐纳公司于2011年分别在四个类别上注册了讼争的图形商标。陈某于2017年向法院提起诉讼，认为佐纳公司注册的图形商标系对其作品的抄袭，侵害了其包括署名权、复制权在内的著作权，要求佐纳公司承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

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裁判

福建省厦门市中级人民法院经审理认为，佐纳公司注册的商标标识系对原告陈某享有著作权的作品的抄袭模仿，侵害了陈某包括署名权、复制权在内的著作权，判决佐纳公司停止注册商标的使用，赔偿陈某经济损失2万元。

案件宣判后，原、被告均不服提起上诉。福建省高级人民法院经审理后认为，原审判决认定事实清楚，判决结果并无当，遂判决驳回上诉，维持原判。

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评析

本案属于典型的在后注册商标与在先著作权之间因权利冲突而引起的纠纷。争议焦点在于佐纳公司申请注册的商标虽然构成对陈某著作权的侵害，但已经超过商标法规定的五年无效期。在此情况下，法院还能否判令佐纳公司停止对注册商标的使用。

一般情况下，在知识产权侵权纠纷中，如果认定被告的行为构成对原告知识产权权利的侵害，根据侵权责任法的规定，可以判处被告承担停止侵权的法律责任。本案中，如果认定佐纳公司注册的商标构成对陈某著作权的侵害，依法也应当判令佐纳公司停止侵权，即停止对注册商标的使用。但有不同意见认为，本案中不宜判决佐纳公司停止注册商标的使用。理由是商标法第四十五条明确规定，在先权利人应当自商标注册之日起五年内，请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。而本案中，佐纳公司所注册的被诉商标已经超过法律规定的五年无效期而无法被裁定无效。从法律的一致性来看，不判决停止侵权，可以避免商标法关于无效宣告五年的时间限制流于形式。

另外，《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中也明确指出：要把握商标法有关保护在先权利与维护市场秩序相协调的立法精神，注重维护已经形成和稳定了的市场秩序，防止当事人假商标争议制度不正当地投机取巧和巧取豪夺，避免因轻率撤销已注册商标给企业正常经营造成重大困难。与他人著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标，因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的，在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼，但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。依照上述文件精神，为了稳定商标注册秩序，本案中也可不判令佐纳公司停止注册商标的使用，而仅判决其承担赔偿责任即可。

但笔者认为对商标法的规定和最高人民法院上述文件精神不应作机械理解，是否需要判令停止侵权，要视案件具体情况，特别要结合被诉注册商标具体的注册过程和实际使用情况来进行综合判断，不能搞绝对化。并非所有超过五年无效期的注册商标在侵犯他人在先权利时均可赔偿了事。是否需要判令停止使用，应当重点审查以下两个要件：首先，被诉侵权商标经过大量使用已经具有较高知名度，才可能形成稳定的市场秩序。从价值权衡的角度来看，牺牲公正价值去维持一个使用较少的侵权商标是不值得的，而且商标未经大量使用被判停止侵权也不会给企业正常经营造成重大困难。其次，维持“已经形成和稳定了的市场秩序”，也就是我们常说的“市场格局”，其前提是该“市场格局”是善意、诚信经营形成的。在商标注册人恶意申请、注册商标的情况下，如果仍然承认此种行为所形成的所谓市场秩序或知名度，无异于鼓励同业竞争者违背诚实信用原则，罔顾他人合法在先权利，强行将其恶意申请的商标做大、做强。第四次全国法院知识产权审判工作会议指出，要充分认识违反诚实信用原则以及损害他人合法在先权利的民事纠纷本质，强化此种情形下民事程序的优先和决定地位。在先权利人以被告取得并行使注册商标权或者外观设计专利权损害其合法在先权利（注册商标专用权除外），直接向法院提起民事诉讼，经审查被告侵权的事实成立的，可以根据原告诉请和案件具体情况，判令被告停止使用被诉注册商标或者停止实施被诉外观设计。具体到本案，佐纳公司注册的商标侵犯陈某在先的著作权，虽然已经超过五年的无效期，但考虑到该商标尚未投入实际使用，未形成稳定的市场秩序，判令停止使用并不会造成利益的显著失衡。所以，本案的一、二审判决并无不妥，也与最高人民法院上述文件及会议精神相一致。