根据专利法的规定,确定侵犯专利权的赔偿数额有以下几种方式:一是按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;二是按照侵权人因侵权所获得的利益确定;三是参照涉案专利许可使用费的倍数合理确定;四是2021年6月1日起实施的新专利法增加规定了在按照上述3种方法确定赔偿数额的基础上,可以在1倍以上5倍以下确定***罚性赔偿数额;五是在权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的情况下,法院可以酌情给予法定赔偿。虽然专利法未明确将权利人与侵权人之间的约定赔偿作为确定侵犯专利权赔偿数额的方式之一,但是当事人在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额或赔偿计算方式作出约定,应当不为侵权责任法、专利法等法律所禁止。考虑到实际损失、侵权获利、专利许可使用费等赔偿数额确定方式存在举证困难、诉讼成本高等现实困境,约定赔偿方式作为基于当事人意思自治的赔偿数额确定方式,有利于解决专利侵权纠纷中损害赔偿举证难、计算耗时费力等难题,不啻为一种简便的损害赔偿确定方法。因而,《侵犯专利权解释》第28条对约定赔偿方式予以明确,并将其作为专利法规定的上述几种赔偿计算方式之外的另一种独立的赔偿确定方式。
当事人约定侵权赔偿数额或者赔偿计算方法,可以是侵权行为发生后的事后约定,也可以是侵权行为发生前的事先约定。如果是侵权行为发生后的事后约定,相当于对侵权损害赔偿责任的协商调解。如果是侵权行为发生前的事先约定,从形式上看与合同违约金类似,甚至有的当事人在约定时即采用了“违约金”的表述。然违约行为是对基础交易合同约定义务的违反,违约金是对违约行为责任承担方式的约定。当事人约定侵权赔偿数额或者赔偿计算方法则并非缔结合同权利义务法律关系的意思表示,而是对后续发生的侵权行为如何承担侵权赔偿责任的事先约定,嗣后发生的侵权行为亦不是对基础交易合同的违反,故约定赔偿就其性质而言,不属于违约责任,仍然是侵权责任。同时,虽然约定赔偿在性质上属于侵权责任,但约定赔偿也涉及合同法的适用,如人民法院应当依据合同法审查当事人的约定是否存在无效、可变更或撤销的情形。
二、关于专利侵权约定赔偿方式的适用
(一)约定赔偿方式的适用以侵权损害赔偿责任构成为前提
由于约定赔偿的性质属于侵权责任,在适用约定赔偿条款时,仍然应在审查侵权责任构成要件的基础上确定侵权责任是否成立,而不是依照合同违约责任构成要件进行审查。具体而言,在专利侵权纠纷中能否适用约定赔偿,首先应就涉案专利的权利主体和权利有效性进行审查,其次应判断被控侵权产品的技术方案或外观设计是否落入涉案专利的保护范围,再次还要对被控侵权人提出的现有技术(或现有设计)抗辩、权利用尽抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩进行认定,最后还需要以权利人存在实际损失为前提来判断被控侵权人是否需要承担损害赔偿责任。
(二)约定赔偿方式的优先适用及其适用条件之审查
鉴于民事侵权损害赔偿属于当事人可以通过意思自治予以处分的私权利,在当事人意思自治的范畴内应当遵循约定优于法定的原则。因此,专利法虽然规定了侵权赔偿数额计算方法的适用顺序,但该种法律规定并不排斥当事人以协商一致的方式确定损害赔偿数额或计算方法,即当事人协商一致的损害赔偿数额或计算方法应当优先于专利法规定的赔偿数额计算方法予以适用。约定赔偿方式的优先适用,应当满足当事人就该种赔偿方式所约定的具体适用条件。如不能满足当事人达成的约定赔偿条款中的适用条件,则约定赔偿方式就不能适用,仍然需要适用专利法所规定的上述赔偿数额计算方式并遵循专利法规定的适用顺序。如有的当事人约定的损害赔偿数额限于特定专利、特定被控侵权产品或者特定侵权行为,有的则明确了侵权期间的起始日期,在适用时均应予以审查。此外,还需要注意当事人约定的损害赔偿数额是否包含合理开支,一般而言,如无特别指出的,应当认为约定的数额已包括合理开支在内。
(三)约定赔偿的涉他效力
基于合同相对性原则,约定赔偿条款一般仅对协议双方有效,效力不及于第三方,即便该第三方与协议双方有关联关系甚至知晓该约定赔偿条款的存在。但在某些特定情况下,约定赔偿条款应具有涉他效力。比如本案中的情形,赛冠公司在与禧玛诺公司签订调解协议后,就将生产设备和商标转让与优升公司,其公司高管亦转至优升公司任职,继续实施侵害涉案专利的行为。在当事人以金蝉脱壳方式继续实施侵权行为的情况下,如若固守合同相对性原则,则极易助长这种恶意侵权行为,使在先协议约定沦为一纸空文。因此,虽然优升公司并非调解协议的签订主体,但基于其与赛冠公司共同侵权的意思联络及故意逃避调解协议约定的赔偿责任之共同目的,其理应受到调解协议约定赔偿条款的约束。是故,在特定情形下突破合同相对性原则、赋予约定赔偿以涉他效力,对市场行为具有正向指引作用。
三、专利侵权约定赔偿方式的***罚性功能
当事人对再次侵权行为事先约定赔偿数额,并不能准确预估后续侵权所导致的损失,故其目的通常不在于损失填平,而在于以较高的侵权赔偿数额阻遏再次侵权的发生。该种约定赔偿方式往往兼具补偿与***罚双重功能,甚至更偏重于***罚性。约定的赔偿金额高于实际损失的,则超出部分就体现了***罚性。笔者认为,如果约定赔偿方式突破损害赔偿的填平原则,其约定数额高于权利人的实际损失,也符合对恶意侵犯知识产权行为给予***罚性赔偿的法律精神。民法典第一千一百八十五条规定,故意侵害他人知识产权,情节严重的,被侵权人有权请求相应的***罚性赔偿。本案二审判决的作出时间在民法典施行后、新专利法施行前,故在此仅引用民法典关于***罚性赔偿的规定。当然,引用民法典关于***罚性赔偿的规定已足以论证约定赔偿方式的***罚性。在事先已对再次侵权行为约定赔偿责任的情况下,侵权人系明知对方享有专利权,其再次实施侵权行为不仅在主观上存在侵权故意,在客观上也具有多次侵权、重复侵权的严重情节,符合民法典关于知识产权侵权***罚性赔偿的适用条件,可以给予***罚性赔偿。
本案专利侵权纠纷属于民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,故需要考虑民法典***罚性赔偿规定的溯及适用问题。最高法院《关于适用民法典时间效力的若干规定》第二条规定,民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释有规定,适用当时的法律、司法解释的规定,但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益,更有利于维护社会和经济秩序,更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外。第3条规定,民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释没有规定而民法典有规定的,可以适用民法典的规定,但是明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期的除外。笔者认为,上述司法解释第2条是针对修改规定的溯及力,以适用旧法为原则,适用新法为例外,即只有在符合三个有利于的情况下才适用新法。上述司法解释第3条则是针对新增规定的溯及力,以适用新法为原则,适用旧法为例外,即只有在但书的情况下才不适用新法。既然新增规定的溯及适用要考虑当事人的合理预期和权利义务平衡,那么举重以明轻,在修改规定的溯及适用中也要考虑这个因素,故第2条中的“更有利于保护民事主体的合法权益”应当包含第3条中是否“明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期”的价值判断。由于民法典规定的知识产权侵权***罚性赔偿条款属于责任加重,是对原有的知识产权侵权责任规则的修改,应以适用旧法为原则,适用新法为例外,只有在符合三个有利于(同时考虑是否明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期)的情况下才适用新法。本案中,赛冠公司和优升公司系故意侵权、多次侵权,并存在故意逃避侵权责任的情节,适用***罚性赔偿的规定有利于知识产权保护、维护社会和经济秩序、弘扬社会主义核心价值观;同时依据前案调解协议判决本案的损害赔偿金额也不违背当事人的合理预期,没有明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务。故二审法院适用民法典第一千一百八十五条规定支持了前案调解协议中约定的***罚性赔偿数额,体现了对故意重复侵权行为的严***,符合侵权责任的比例原则。
(案例刊登于《人民司法》2022年第8期)
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